近年來,中國企業國際競爭力不斷增強,中國品牌在國際市場上備受矚目。深圳市外向型經濟發達,越來越多的“深圳品牌”走向世界,眾多“走出去”的企業在參與國際市場競爭時,面臨著諸如商標搶注的品牌布局壁壘。對于企業而言,在開拓海外市場之前先完成海外商標注冊,是成功開拓海外市場的關鍵一步。馬德里國際商標注冊被稱為海外注冊商標的“快車道”,因其省時、省力、省錢的優點,成為眾多企業完成海外商標注冊的選擇。本報告主要從馬德里國際商標注冊的概述、優勢與劣勢、辦理途徑與注冊流程三個方面進行分析,供局領導、有關部門及相關企業參考:
一、馬德里國際商標注冊概述
(一)概念
馬德里商標國際注冊,即根據《商標國際注冊馬德里協定》或《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》的規定,在馬德里聯盟成員國間所進行的商標注冊。馬德里商標國際注冊由世界知識產權組織(WIPO)負責管理,商標申請人可以通過其所在國家的商標主管機關轉遞該組織提出申請,把在本國注冊和/或申請中的商標擴大保護至該締約方。商標申請人只需提交一份申請,繳納一組費用,便可在多達123個國家申請保護。
(二)注冊要求
注冊基礎
申請人必須先在原屬國商標主管機關進行基礎注冊或基礎申請,方可提起馬德里商標注冊申請。就中國而言,申請人必須已經取得《商標注冊證書》或者《商標受理通知書》,方能申請馬德里國際商標。
注冊范圍
提交申請注冊的國際商標商品范圍不得超出基礎申請/注冊的范圍,且國際商標必須與基礎申請/注冊的商標圖樣、類型、顏色完全一致。
注冊組織
注冊過程中最初涉及到的所有申請文件或指示必須通過原屬商標主管機關轉交WIPO,待WIPO受理后,再按要求提交相關文件至WIPO或指定締約方的商標主管機關。
(三)辦理周期
自商標申請人提交商標國際注冊申請書之日起約6個月內,若無需要補正事項,WIPO國際局將頒發商標國際注冊證明。自該證明上載明的國際注冊日起的12-18個月內,如果被指定締約方的商標主管機關沒有向WIPO國際局發出駁回通知或延長審查期通知,則該商標將在指定締約方自動得到保護。
(四)有效期
國際注冊有效期為10年,自國際注冊日起計算。在有效期屆滿之前6個月,WIPO國際局將非正式地通知商標注冊人有關續展事宜(包括有效期屆滿日期),商標注冊人可直接向WIPO提出續展申請。如果商標注冊人未能在有效期屆滿日前申請續展,WIPO國際局會給予6個月的寬展期。在寬展期內仍未申請續展的,WIPO國際局將注銷該國際注冊。在上述期限內申請的,商標國際注冊有效期得以續展10年。
(五)費用
對于大多數國家而言,馬德里國際商標注冊的總體費用通常低于通過單一國家注冊的費用,其注冊費用通常包括以下幾部分,分別是基本注冊費用(黑白圖樣653瑞士法郎;彩色圖樣903瑞士法郎)、補充注冊費、附加注冊費及單獨規費的費用(視類別及具體指定締約方的不同,費用名目不同)。一般而言,無論指定一個成員國還是指定全部成員國,馬德里國際商標注冊的申請人均只需繳納一份基礎注冊費,因此申請的國家越多越合算。
二、馬德里國際商標注冊的優勢與劣勢
馬德里國際商標注冊具有省時、省力、省錢的優勢,因此被稱為企業在海外注冊商標的“快車道”。與此同時,馬德里國際商標注冊也存在一定劣勢。以下將針對馬德里國際商標注冊的主要優勢及劣勢進行分析,建議商標申請人根據實際情況權衡利弊,做出客觀的商標注冊選擇。
(一)馬德里國際商標注冊的優勢
1.手續簡便
申請手續簡便是馬德里國際商標注冊的重要優勢,商標申請人僅需使用一種語言,在國內向主管機關提交一份申請書,繳納一次費用,即可指定多個締約國申請保護。
2.注冊周期有保障
如前所述,通過馬德里國際商標注冊申請指定締約方的商標保護大概需要2年的時間。如果使用單一國家注冊的途徑,部分國家和地區的申請注冊周期可短至3-6個月,但有些可能長達數年。可見,馬德里國際商標注冊的時間與周期更具可預測性。
3.費用相對低廉
對于在海外多個國家或地區辦理商標保護申請的商標申請人而言,采用馬德里國際商標注冊的方式申請商標保護僅需繳納一次費用,而采用單一國家注冊的方式則需向不同國家逐一繳納申請商標注冊的費用。由此可見,申請的國家越多,馬德里國際商標注冊的價格優勢越明顯。
4.方便后續管理
對于在海外多個國家或地區辦理商標保護申請的商標申請人而言,可直接通過WIPO辦理多個締約方的轉讓、續展、注銷申請,通過一次變更即可將名稱/地址的變更擴展至所有締約方。可見,相比于單一途徑申請的商標,馬德里國際商標的后續管理更便捷。
(二)馬德里國際商標注冊的劣勢
1.成員國覆蓋面存在缺口
目前已經有123個國家加入馬德里體系,包括我國對外貿易的一些主要國家,比如美國、日本和歐盟多數成員國等。但值得注意的是,廣大亞非拉國家仍未加入馬德里體系,尤其是與我國貿易往來密切的一些東南亞、非洲國家仍在該體系之外。因此,商標申請人如計劃在這些國家取得商標保護,通過馬德里國際商標注冊的途徑仍無法實現。
2.以國內注冊為前提
馬德里國際商標注冊的申請人必須以在原屬國已申請或已注冊的商標為基礎商標,向WIPO提起申請。換言之,馬德里商標注冊必須以國內商標注冊或者國內商標注冊申請為基礎。相比之下,大多單一國家注冊則沒有以上限制,無論是否具有本國申請或注冊都可以提交海外申請。
3.“中心打擊”原則
“中心打擊”原則是指,通過馬德里體系注冊的商標,在注冊之日起五年內,無論何種原因,如果國內的商標申請沒有被核準,或者國內的商標注冊被撤銷或被宣告無效,其效力將及于所有指定締約方,該商標將不能再享有國際注冊給予的保護。由此可見,如果發生了“中心打擊”的情形,商標申請人的損失將是巨大的,如果無法保證基礎注冊權利的穩固,后續補救的經濟成本和時間成本將遠遠大于馬德里國際商標注冊本身。實踐中,這一原則隱含的風險也成為了眾多具有國際商標注冊需求申請人的心理障礙。
4.文件轉達有風險
馬德里國際注冊申請的文件需經過多個組織機構、多個環節進行轉達,增加了文件丟失的風險。在馬德里注冊申請的前期階段,文件由原屬國商標主管機關轉交WIPO國際局,再由WIPO國際局轉交指定締約方;在實質審查階段,如有駁回或者異議,相關文件由指定締約方轉交WIPO國際局,再轉達給代理機構或商標申請人,容易丟失郵件而失效;在指定締約方受到保護后,指定締約方可能會將相關的被撤銷、無效等通知直接郵寄至商標申請人,而不再通知指定的代理機構,亦容易造成文件丟失而導致原已受保護的商標失效。
5.部分國家不會單獨下發注冊證書
根據協定和議定書的相關規定,在國際注冊進入指定締約方審查階段后,12或18個月內WIPO沒有收到指定締約方的駁回通知書的,指定該締約方的申請視為核準注冊。對于該類默認核準注冊的申請,目前只有少部分國家單獨發出注冊證書或證明,大部分國家不另行通知。因此,如在這些國家行使商標注冊權利,需要向指定締約方申請注冊證明文件。
三、我國馬德里國際商標注冊之辦理途徑及注冊流程
(一)辦理途徑
1.委托國家認可的商標代理機構辦理
商標申請人可以委托國家認可的任一備案機構辦理馬德里國際商標注冊。所有經國家知識產權局商標局(以下簡稱“國家商標局”)備案的商標代理機構名單都公布在國家商標局官網“商標代理”一欄中。
2.自行向國家商標局提交申請
商標申請人也可以自行向國家商標局提交馬德里國際商標注冊申請,并按照以下步驟辦理:準備申請材料→通過網上申請或紙件申請向國家商標局國際注冊處遞交申請→根據《商標國際注冊收費通知書》的規定繳納注冊費用→領取國際注冊證。
(二)注冊流程
我國馬德里國際商標注冊流程分為以下五個階段:
1.通過國家商標局提交申請
申請人必須先在國家商標局進行基礎注冊或基礎申請,方可提起馬德里國際商標注冊申請。取得國內商標注冊后,申請人需填寫國際商標注冊申請材料來指定擬尋求商標保護的馬德里體系成員國,并將相關申請提交至國家商標局。
2.由國家商標局初步核查后轉交至WIPO
國家商標局將對國際注冊申請進行初步核查,審查未通過可能將要求申請人進行補正或是不予受理,審查通過后則將申請轉交至WIPO。
3.由WIPO進行形式審查
WIPO對國際申請的審查為形式審查,審查未通過,通常會下發相關的補正通知;審查通過后,WIPO國際局會頒發國際注冊證(載明國際注冊號碼和國際注冊日期)并在《WIPO國際商標公告》上予以公布。
4.由被指定國家或地區商標主管機關進行實質審查
被指定國家或地區的商標主管機關會在規定的時限內,根據當國法律對國際注冊申請進行實質審查并作出決定。實踐中,如果商標申請人向多個成員國提交申請,其中某個指定國全部或部分駁回該商標注冊申請的,此項決定并不影響其他指定國家或地區的決定。
5.由WIPO國際局轉發注冊結果
各指定國家或地區的商標主管機關依據本國商標法律規定進行實質審查后,相關核準注冊或駁回申請都會在駁回期限內向WIPO國際局發相應通知,由WIPO國際局登記后轉發商標申請人。
中國(深圳)知識產權保護中心
2020年10月22日